Você sabia que algumas empresas perdem suas MARCAS, mesmo após o registro?

Entenda os riscos de não ter um monitoramento de marca depois do registro no INPI

Mesmo após a concessão do registro da marca perante o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), ela precisa de um rigoroso monitoramento para que continue sob o seu domínio e exclusividade!

Em 1989, no ano de sua instalação, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) julgou um caso sobre propriedade de marca, que teve como um dos pólos litigantes a Bombril S.A.

De início, a Bombril protocolou, junto ao INPI, um pedido de caducidade da marca “Brilhol”, afirmando que esta última não fazia mais uso da sua própria marca. Após, a Bombril obteve sucesso e, logo em seguida, a Orniex, empresa titular da marca “Brilhol”, ajuizou uma ação rescisória contra a decisão do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR), que havia confirmado a perda do direito de uso da marca.

Casos como este são muito comuns em razão de uma possibilidade jurídica chamada “pedido de caducidade”. Trata-se de um tipo de pedido de extinção da marca, previsto no art. 142 da Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei nº 9279/96), que se fundamenta no não uso de uma marca registrada, que, quando extinta juridicamente, abre margem para novo pedido de registro de marca, com características semelhantes.

Desse modo, qualquer terceiro que tenha a pretensão de usar uma marca já registrada, pode entrar com o pedido e tentar comprovar que essa marca registrada caiu em desuso. Surge assim, uma das muitas razões de se ter um acompanhamento de marca assíduo mesmo após o registro.

Abaixo, outros casos que mostram a importância e necessidade do acompanhamento contínuo das marcas perante o INPI.

01. Perda do prazo de vigência da marca:

A primeira e maior causa de extinção de registro de marca está determinada no art. 142 da LPI, nos casos em que há o esquecimento da renovação do registro, que deve ocorrer a cada 10 (dez) anos: “Art. 142. O registro da marca extingue-se: I – pela expiração do prazo de vigência”. Ou seja, uma marca pode ser extinta quando o seu titular não realizar o pedido de prorrogação da vigência da marca, que deve ocorrer, ordinariamente, no último ano de vigência do registro.

02. Perda da marca por pedido de terceiros:

Ademais, dentro do período de 180 (cento e oitenta dias) - 6 (seis) meses, após o deferimento de um pedido de registro de marca, é possível que um terceiro entre com um PAN (Processo Administrativo de Nulidade), que é um procedimento utilizado para questionar o Registro concedido pelo INPI a uma marca.

Outra possibilidade de perda da marca registrada se dá quando um terceiro, como já descrito no caso introdutório, entra com um pedido de caducidade da marca junto ao INPI. Este processo pode acontecer por motivos diversos, no entanto, o terceiro precisa comprovar que a marca registrada está inutilizada ou que teve seu uso interrompido por um período de pelo menos 5 (cinco) anos, a contar da data de concessão ou renovação junto ao INPI. Por outro lado, o titular da marca “ameaçada” pela caducidade, precisa apresentar uma defesa, no prazo de 60 (sessenta dias) após a publicação do pedido, alegando o não abandono de sua própria marca.

03. Perda da exclusividade por diluição da marca:

Por fim, mas não exaustivamente, uma marca pode ser perdida frente à sua própria diluição. Isso acontece quando há coexistência de marcas semelhantes no mesmo ramo mercadológico em quantidade capaz de confundir o público, prejudicando a) a atração da clientela; b)o volume de vendas ou; c) a percepção do público.

O processo de impedimento deste fenômeno, depois que a marca já está em vigor, ocorre por meio de um monitoramento constante dos novos pedidos de registros de marcas que tentam adentrar ao mercado e que, eventualmente, procuram se aproximar de marcas registradas e largamente conhecidas pelo público consumidor.

A maneira formal de requisição do não registro dessas marcas, por meio do INPI, é por meio da “oposição”, dentro do próprio pedido da marca "contestada". No entanto, é preciso ficar atento aos prazos.

Para se defender de todas essas situações que possam ocasionar a perda da marca que sua empresa investiu recursos e esforços para registrar, é importante que você tenha uma equipe que monitore constantemente seus processos junto ao INPI, por meio de programas especializados, estrutura apropriada e pessoal capacitado.